Quanta는 이를 대법원에 항소하였었다.

“Exhaustion Doctrine” (“First Sale Doctrine”)

Exhaustion 또는 first sale doctrine에 의하면, 합법적인 실시권에 의한 특허를 사용한 제품을 조건없이 판매함으로, 그 특허의 소유자는 그 제품에 대한 특허법에의한 모든 권한을 상실하게 된다. 따라서, 그러한 제품을 구입한 사용자는 관련 특허에 대한 추가 규제 없이 그 제품을 사용하거나 제3자에게 매각할 수 있다.

그러나, 특허 실시권 라이센스에 그 사용을 제한하는 여러 조건이 포함되어 있는 경우가 있다. 예를 들어, 실시권을 사용하여 생산된 제품의 사용에 필요한 소모품을 특정 업체의 제품만 구입 사용하여야 한다거나, 제품의 사용지역, 사용기간 및 사용목적을 제한할 수 있다. 대법원은 약 65년전에 특허의 거의 모든 기술이내포되어 있는 제품을 판매함으로서, 특허관련 권한을 상실하며, 그러한 특수 조건은 무효라고 Univis사건에서 판결 하였었다.

Univis는 multi-focal lens에 대한 특허를 소유하고 있었고, lens를 만드는 blank를 생산하여 도매업자에게 그를 판매하였다. 도매업자에게 특허에 대한 라이센스를 제공하면서, Univis의 라이센스를 소지하는 안경 생산업체에만 지정한 가격에 판매할 수 있도록 제한하였고, 안경 생산업체는 Univis의 라이센스를 소지하는안경원에게만 특허기술이 내포된 렌즈를 장착한 안경을 Univis가 지정한 가격에 판매할 수 있었다. 안경원들은 역시 Univis가 지정한 가격에만 관련 안경을 소매로 판매할 수 있었다. Univis는 도매업체로부터만 특허의 라이센스에 대한 수수료를 받았지만, 각 업체의 라이센스 조건을 통하여 안경 렌즈의 생산부터 소비자에게의 판매까지 모든 판로 및 매매 가격을 관리할 수 있었다.

미 정부는 이러한 라이센스 조건이 특허법이 인정하는 권한을 초과한다고 그러한 조건이 무효라는 주장을 하였다. 법원은 렌즈 blank에 이미 Univis사의 특허의거의 모든 기술이 내포되어 있고, 렌즈 blank로부터 렌즈, 안경을 생산하는 과정에 일반적인 기술만 사용하게 되며, 렌즈 blank는 안경의 렌즈 이외의 다른 사용도가 없다는 점을 감안하여, Univis가 렌즈 blank를 판매함으로서, 관련 특허권한을 상실한다고 판단하였다. Univis가 라이센스에 추가한 여러 조건은 특허법에서 인정할 수 없는 권한이라고 하여 무효화 하였다.

그러나, 최근 특허관련 소송의 항소심의 독점적인 jurisdiction을 소유하고 있는 Federal Circuit 법원은 공정거래법 등 기타 관련 법을 위반하지 않는다면, 특허권자의 라이센스 조건은 유효하다고 판결을 하여 왔다. 최근 관심거리였던 소송건으로, Monsanto는 Round-Up이라는 제초제에 내성이 있는 콩 종자를 개발하여그에 대한 특허를 소유하고 있는데, 농부에게 그러한 콩 종자 씨를 판매하면서 수확한 콩을 그 다음해에 씨로 사용하지 못한다는 조건을 요구하여 계약을 체결하고 있다. McFarling씨는 1997년부터 2년동안 Monsanto가 요구하는 계약을 체결하고 콩 농사에 필요한 씨를 구입하여 수확한 콩을 시장에 판매하였으나, 3년째부터는 수확한 콩의 일부를 그 다음해에 씨로 사용하였다. Monsanto는 McFarling씨를 상대로 특허 침해 및 라이센스 계약위반으로 소송을 제기하였다.

항소심에서 법원은 콩을 키워 수확하는 콩을 시장에 매각할 수도 있고, 동일한 콩으로 그 다음해에 씨로 사용할 수 있음에도, 소비를 위한 매각하는 콩과 그 다음해에 씨로 사용하는 콩이 별도의 제품이라고 인정하고, Monsanto는 관련 된 특허권한으로 라이센스를 제공한 콩의 사용에 대하여 규제를 할 수 있으며, McFarling씨는 추가로 Monsanto와 체결한 계약을 위반하였다고 판결하였다.

Univis에서 Univis와 각 업체와의 계약이 존재함에도 불구하고, exhaustion doctrine의 존재를 인정한 것과 대조적으로 Monsanto 법원은 소비를 위한 콩과 씨로 사용할 콩이 별도의 제품이라고 인정하여 Univis와 다른 결론을 내렸다.

대법원의 논리

대법원은 Univis 법원의 논리를 다시 인정하면서, exhaustion doctrine이 장치특허 및 방법특허 등 모든 특허에 적용된다고 확정하고, 판매한 제품의 사용목적이관련 특허를 사용할 수 밖에 없고, 관련 특허의 거의 모든 기술내용이 내포되어 있고, 판매조건에 별다른 조건이 없다면exhaustion doctrine이 적용된다고 하였다.

본 건에서 Intel의 cpu와 chipset에 이미 LG의 특허관련 기술이 모두 내포되어 있었고, LG의 특허를 사용하지 않고 관련 부품을 사용할 수 없는 상황이고, 또한 LG는 Intel에게 관련 부품의 판매에 대한 어떠한 조건을 요구하지 않았으며, Quanta 등 피고들이 관련 부품을 매입하면서 그 사용을 제한하는 어떠한 합의를 하지않았음으로 exhaustion doctrine이 적용되었다.

Monsanto 등에 대한 Quanta의 영향

Quanta판결로 인하여, Monsanto 건, 화공업계에서 볼 수 있는 특허가 있는 촉매의 사용을 제한 하는 건 및 기타 사용을 제한하는 등의 조건부 라이센스가 유효한지에 대한 논쟁이 시작되었다. Monsanto건의 경우, gene을 수정하여 특허를 받은 콩을 판매하면서 수확한 콩의 사용처를 제한하는 것이 특허법상 계속 인정될지는 예측하기 어려워 보인다. Federal Circuit이 계속 소비용도로 매각하는 콩과 씨로 사용되는 콩이 별도의 제품이라고 인정할 것인지, 또는 Univis와 Quanta의논리를 인정하여 Monsanto의 조건을 무효화 할 것인지는 좀더 두고 관찰하여야 할 것이다.

Quanta 판결 발표이후, Monsanto는 특허 콩으로 농사를 하는 것은 특허가 적용된 제품을 사서 복사판을 생산하는 것과 유사하여 Quanta의 논리가 적용되지 않는다고 발표하였으나, Monsanto의 라이센스는 그 자체가 복사판을 생산하는 것을 허용하는 라이센스로, 복사판을 생산하는 것을 금지하는 것이 문제가 아니라, 허용한 사용방법에 의한 결과물의 사용처를 규제할 수 있느냐가 그 요점이라 Monsanto의 논리는 그대로 인정하기가 어려울 수도 있다.

대법원은 Quanta판결문에서 LG가 Quanta와 사용을 제한하는 계약을 별도로 체결하지 않은 것을 지적하였으나, 그러한 계약을 체결하였을 경우에, 과연 그러한계약이 유효한지에 대해서는 언급을 하지 않았다. 오히려, 각주를 통하여 법원은 그러한 계약조건에 대한 의견은 본 건에서는 검토하지 않았다고 주의를 주고있다. 물론, Univis건에서는 그러한 계약이 존재함에도 불구하고 exhaustion doctrine을 적용하고 계약을 무효화 하였기 때문에, 결국 Monsanto건을 인정하지 않을 가능성이 있어 보인다.

그러한 계약이 유효하다고 하여도, 계약법에 의한 사용제한은 어려움이 있을 것으로 보인다. 연방법인 특허법과는 달리, 주법인 계약법은 주마다 그 내용에 차이가 있고, 당사자에게만 적용되는 것이 원칙으로, Monsanto건의 경우에 동일한 콩을 Monsanto가 아닌 제3자로부터 구입한 농부는 Monsanto의 사용제한 조건을존중할 필요가 없을 것이다.

일부 commentator는 대법원이 Federal Circuit에게 특허법에 대해서도 대법원의 권한을 일깨워주고 있다고 할 수 있고, 특허법에 대한 대법원과 Federal Circuit에긴장감이 있다고 주장하고 있어, 앞으로 특허법에 대한 변화가 계속될 것이라는 주장을 하고 있기도 하다.

그러나, 한편으로는 이번 Quanta 소송건이 exhaustion doctrine의 적용범위를 제한하기에는 적합하지 않은 건으로 보여진다. 본 소송건의 핵심이 되었던 LG와 Intel 사이의 라이센스 계약 조건은 LG에게 어떠한 이익을 주었는지 이해하기 어려운 것이 사실이다. 그 조건의 목적은 결국 LG의 특허기술과 상관없는 Intel의일반화된 부품 매출을 늘려주는 것이라고 보여지는데, 이는 Intel에게는 이익이 될지 모르나, LG에게는 오히여 손실을 이르켜 주는 조항으로 보여진다. 소비자의 입장에서 보면 규격화된 제품의 구입 선택범위를 제한하는 것으로, 결과적으로는 LG의 특허 기술이 내포된 제품의 경쟁력을 약화시키는 것이라고 할 수 있다. 본 라이센스 계약 조건은 어쩌면 Intel이 LG의 특허를 Intel의 사업목적에 공격적으로 사용한 것이라고 해석할 수도 있다. 이러한 특허기술과 관계없는 제품의 매출을 높이기 위한 특허를 무기로 사용하는 것은 공정거래법 등 기타 법으로 규제되는 것이 적절하다고도 할 수 있고, 그러한 점을 감안한 대법원의 판결이었을 수도 있다. 하여간, 특허권 소지자의 입장에서 exhaustion doctrine의 한계를 찾아보기 위한 분쟁건으로는 부족한 면이 있었던 것으로 보인다.