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Propiedad Industrial

General


Código Civil-art. 10.4

Código Penal- arts. 273-277 (delitos relativos a la Ppdad. Industrial), 287-288 (Disps. comunes) y 298-304 (Receptación y conductas afines)

Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión- arts. 12 y 14, 21.a), 45-51 (Hipoteca Propiedad Industrial) - Su Reglamento

Ley Concursal por la que se modifica la Ley del Poder Judicial (fragmento)

Patentes y Modelos de utilidad

Patentes internacional

Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (1883)

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), de Washington (1970)
Acuerdo entre la OEPyM y la Oficina Internacional de la OMPI en relación con la actuación de la OEPyM como Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, de 24 de marzo de 1971

Tratado de Budapest sobre Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, de 28 de abril de 1977
Acuerdo entre la Organización Europea de Patentes, la OEPyM y la Oficina Sueca de Patentes y Registros sobre el establecimiento de una cooperación en materia de búsquedas internacionales, hecho en Madrid el 10 de febrero 1999

Tratado sobre el Derecho de Patentes de 1 de junio de 2000 (España no se ha adherido)

Patentes en EEUU

  • Su Modif por la America Invents Act (en trámite)
    • Su análisis  series of four essays by the author on the ongoing efforts in Congress to Reform the U.S. patent system, under the general idea that Pending legislation undermines property rights and international trade.
      • "The Perils of Patent Reform," begins with the basic analytical framework behind debates about patent reform. Strong patents can facilitate a socially constructive coordination that brings new inventions to market while weak patents lead to a socially destructive coordination among large, established market players in a way that decreases competition.
      • "Welcome to Patent Purgatory" explores the ways in which some important provisions of the America Invents Act, now pending in Congress, will inject unending process and undue politics in the systems for testing a patent’s validity.
      • "Patent Reform Goes Haywire" continues the critique of the America Invents Act by showing how some of the bill’s proposed procedures undermine both property rights and international trade

Patentes en la Unión Europea

Oficina Europea de Patentes (EPO)
Aplicación provisional del Acuerdo especial entre la Organización Europea de Patentes y España sobre cooperación en cuestiones relacionadas con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes de 1970 (Munich y Madrid, 2 jul y 18 dic 2008)

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPyM)

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPyM)

Creación del registro de la Propiedad Industrial (hoy OEPyM) (L 17/1975) - Oficina Española de Patentes y Marcas (RD 1270/1997)

Tasas y Precios públicos

Precios públicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (O ITC/742/2009)

Reducciones en la tasa de búsqueda internacional en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) realizadas por la OEPyM a los solicitantes de ciertos países (O 9 jun 2001)

Subvenciones

Ley de Patentes y Modelos de utilidad

Su Reglamento (RD 2245/1986) y Su Modif (RD 245/2010)

Disposiciones reglamentarias en materia de propiedad industrial (RD 1431/2008)

Procedimientos de concesión

Procedimientos de concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial (RD 441/1994)

Procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo (RD 996/2001)

Medicamentos

Reglamento (CEE) número 1768/92, del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la Creación de un Certificado Complementario de Protección para los medicamentos

Concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública (Reg 816/2006)

Productos biotecnológicos

Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas

Productos fitosanitarios

Reglamento (CE) n° 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996 por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios

Obtenciones vegetales

Concesión con examen previo para las solicitudes de patentes del sector de alimentación (RD 812/2000)

Protección de las obtenciones vegetales (L 3/2000) - Su Reglamento (RD 1251/2005)

Solicitudes de patentes del sector Agricultura y Alimentación (RD 471/1990)

Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales

Reglamento (CE) nº 1239/95 de la Comisión, de 31 de mayo de 1995, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo en lo relativo al procedimiento ante la Oficina comunitaria de variedades vegetales

Entes públicos e invenciones

Explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación (RD 55/2002)

Comercio

Instrucción aplicativa al Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (OEPyM Instr 2/1995)

Dibujos y modelos industriales en la Unión Europea

Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos

Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios

Reglamento (CE) Nº 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 6/2002 y (CE) nº 40/94, para hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales.

Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales

Arreglo de La Haya de 6 de noviembre de 1925, revisado en Londres el 2 de junio de 1934, sobre el depósito internacional de dibujos y modelos industriales

Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales. Acta de La Haya de 1960

Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales. Acta Adicional de Mónaco de 1961

Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales. Acta Complementaria de Estocolmo del 14 de julio de 1967, enmendada el 28 de septiembre de 1979

Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, y Reglamento del Acta de Ginebra de 2 de julio de 1999

Arreglo de Locarno

Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales

Topografías de productores semiconductores

Ley de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores (L 11/1988) - Su Reglamento (RD 1465/1988)

Directiva 87/54/CEE del Consejo de 16 de diciembre de 1986 sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores

Amplía la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a los nacionales de los miembros de la OMC (RD 149/1996)

94/824/CE: Decisión del Consejo, de 22 dic 1994, sobre la ampliación de la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a los nacionales de los miembros de la OMC

Amplía, provisionalmente, la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores a las personas de la isla de Man (O 20 feb 1997)

Marcas

Ley de Marcas (L 17/2001) - Su Reglamento (RD 687/2002)

Ley 32/88 de Marcas (L 32/1988, Derogada) - Su Reglamento (RD 645/1990, Derogado)

Registro Internacional de Marcas

Marca y Nombre comercial y Denominación social


"Resumen de antecedentes 1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

i) La demandante, Autorama, S.L., en liquidación, es titular de la marca nacional 2.313.397, mixta, que contiene la denominación Autorama, para servicios de venta al por menor en comercio de vehículos nuevos, usados y de repuestos, de la clase 35 del Nomenclator. Esta marca fue concedida el 5 de diciembre de 2000. Autorama, S.L., en liquidación, es titular del nombre comercial 171.945, que consiste en la denominación "Autorama", para la clase 35 (actividad de compraventa de vehículos), que le fue concedido el 1 de agosto de 2003. También es titular del nombre comercial 209.785, mixto, que contiene la denominación "reestrenos de autorama", concedido el 16 de noviembre de 2006. Autorama, S.L., en liquidación, ha sido concesionaria oficial de vehículos de la marca Volvo y desarrollaba su actividad en Valladolid. 

ii) la demandada, Autoram, S.L., se constituyó con esta denominación social el 6 de octubre de 2003. Explota un concesionario de vehículos BMW en Zamora y se dedica también al negocio de venta de vehículos de segunda mano. 2. Autorama, S.L., en liquidación, interpuso una demanda frente a Autoram, S.L. por infracción de su marca y de sus nombres comerciales
(...)

5. Formulación del motivo segundo de casación. 
El motivo se basa en la infracción del art. 34.2.b) LM , en relación con el art. 37 a) LM. En el desarrollo del motivo se razona que la sentencia recurrida, si bien establece como indiscutiblemente probado que Autoram, S.L. actúa en el tráfico con su denominación social, no considera que utilice esta denominación como nombre comercial y menos aún como marca. Razona que, conforme a la doctrina, si el signo se emplea únicamente como denominación social, para identificar a la persona jurídica en el tráfico como sujeto de derechos y obligaciones, no debe existir incompatibilidad. La incompatibilidad, y la consiguiente infracción, se produce cuando se emplea la denominación social como marca o nombre comercial para productos o servicios. 

También se razona que el riesgo de confusión debe analizarse en función de determinados factores que integran la denominada impresión de conjunto, para el consumidor medio, que en este caso debería llevar a negar la existencia de riesgo de confusión. 

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 

6. Desestimación del motivo segundo de casación.

La denominación de una sociedad mercantil cumple, como en el caso de cualquier persona jurídica, la función de identificar dicha entidad de entre otras, en el marco de las relaciones jurídicas, permitiéndosele ser sujeto de derechos y obligaciones, y por lo tanto capaz de adquirir bienes o celebrar negocios jurídicos con las limitaciones derivadas de su naturaleza jurídica. Pero la denominación de una persona jurídica, especialmente en el caso de las sociedades mercantiles, es susceptible de ser empleada como signo distintivo, cuando sea asociado por el público al crédito o reputación que, a su juicio, merecen los productos o servicios que ofrece la empresa

En torno a esta distinción, esta Sala ha desarrollado su jurisprudencia, que se contiene, entre otras, en la Sentencia 476/2006, de 18 de mayo:

«la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación. Tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas. La denominación social es un signo de identidad personal, identifica al titular --empresario-- a modo de un nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. El nombre comercial es un signo de identidad empresarial, el signo distintivo de esta actividad con aptitud para diferenciarla de otras actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el tráfico económico. En principio, parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo, pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión». 

En este sentido, el art. 34.2 LM, al regular el alcance del ius prohibendi que se reconoce al titular de la marca, se dirige al uso por terceros del signo registrado en el tráfico económico. Esta limitación del ius prohibendi al uso del signo en el tráfico económico del art. 34.2 LM (que supone una transposición prácticamente literal del art. 5.1 de la Directiva 89/104/CEE) guarda relación con el propio concepto legal de marca, que según el art. 4 LM debe servir para identificar "en el mercado" los productos o servicios de una empresa de los de otras. 

Como recordábamos en la Sentencia 228/2013, de 12 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 11 de septiembre de 2007, (asunto C-17/06), entiende que la denominación social se emplea para distinguir productos o servicios, en el sentido del art. 5.1 de la Directiva, no sólo «cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social [...] en los productos que comercializa», sino también cuando lo utiliza «de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social [...] y los productos que comercializa o los servicios que presta [...]». Y en este sentido debemos entender la enumeración ejemplificativa que hacíamos de usos de la denominación social como signo distintivo en el mercado, a los efectos del art. 34.2 LM:

«cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequian a los clientes, etc.» (Sentencia 485/2004, de 27 de mayo, citada por las posteriores Sentencias 632/2008, de 4 de julio, y 228/2013, de 12 de abril).

Para acabar de delimitar el ámbito de protección de una marca y de un nombre comercial, como los que tiene registrados la demandante, frente a una denominación social igual o semejante, también es necesario tener en cuenta el límite al derecho de marca previsto en el art. 37.a) LM. Este último precepto prescribe que «(e)l derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: de su nombre y de su dirección; [...]». En otras ocasiones, ya nos hemos hecho eco de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contenida en su Sentencia de 16 de noviembre de 2004 (asunto C-245/02), y reiterada después por la sentencia 916/2011, de 21 de diciembre, de que la referencia al empleo de "su nombre", no debe quedar limitado al de la persona física, sino que puede alcanzar también al de la persona jurídica ( Sentencias 916/2011, de 21 de diciembre, y 97/2012, de 6 de marzo).

De este modo, en el conflicto entre marca o nombre comercial y denominación social, desde la perspectiva de la acción de infracción ejercitada por el titular del signo marcario, lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso de la denominación social en tráfico. Si este uso se limita a la inclusión de la denominación social para identificarse la sociedad en una factura, contrato o cualquier otra documentación, de tal forma que, conforme a las prácticas leales en materia comercial, no puede desprenderse que con ello se pretenda generar en el mercado la percepción de un vínculo o conexión entre la denominación social y los productos o servicios en que consiste su actividad empresarial, en ese caso no existirá infracción del signo marcario

7. De ahí que, partiendo de que la mera titularidad de la denominación social no justifica la infracción de los signos marcarios de la demanda, es preciso especificar en qué ha consistido su empleo en el tráfico económico, para juzgar si la identificación de la sociedad puede generar esa percepción de conexión entre la sociedad y los productos que comercializa o los servicios que presta.

La Audiencia, al estimar la acción de violación, parte como hecho acreditado de que "la demandada se desenvuelve en el tráfico comercial como Autoram, S.L., que es su denominación social", sin perjuicio de que en ocasiones la demandada empleé también la denominación Autoram junto con BMW, para lo que está autorizado por ser concesionario de esa marca de coches. Aunque hubiera sido deseable que la sentencia de instancia especificara en qué consistió el uso de la denominación social, por el empleo del calificativo de comercial y por las referencias que se hacen al uso de la denominación Autoram junto con el signo de BMW, cabe entender que esta referencia a que "la demandada se desenvuelve en el tráfico comercial como Autoram, S.L., que es su denominación social", implica algo más que un uso de la denominación social para identificarse la sociedad en la documentación jurídica.

Por otra parte, si la demandada pretendía acogerse al límite del art. 3.a) LM, no bastaba su invocación. Era necesario que previamente hubiera quedado acreditado en la instancia que el uso realizado por la demandada de su denominación social en el tráfico económico lo fue conforme a las prácticas leales en materia comercial, y no tenemos constancia de ello en la sentencia. Entrar a juzgar si fue así, sin que además consten acreditados en la instancia hechos de los que pueda derivarse esa apreciación, excede de la casación. 

En nuestro caso, a la vista de lo que se declara probado en la instancia, que no podemos revisar en casación, como parece que pretende el recurrente, partimos del hecho de que la demandada ha utilizado con esta finalidad su denominación social, ya sea aisladamente ya sea junto al signo BMW. Por ello, siempre que se aprecie el riesgo de confusión, en los términos previstos en el art. 34.2.b) LM , deberemos entender correcta la estimación de la infracción marcaria

8. Conforme al art. 34.2.b) LM, 

«(e)l titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: [...] b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. [...]». 

Como hemos expuesto en otras ocasiones, resulta de aplicación la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el riesgo de confusión que, como hemos hecho en otras ocasiones (Sentencias 433/2013, de 28 de junio, y 95/2014,de 11 de marzo), podemos sintetizar en las siguientes pautas o directrices: 

i) El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (asunto C-342/97), Lloyd c. Klijsen]. 

ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Pum, y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008,de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio827/2009, de 4 de enero de 201072/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado [...], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].

iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro).

v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre).

9. El tribunal de apelación al juzgar sobre la confusión no ha contradicho estas directrices, pues no ha dejado de realizar una apreciación global, sin perjuicio de resaltar las similitudes que, en el conjunto de la valoración, generan el riesgo de confusión

El tribunal tiene en consideración que existe una identidad de servicios: la demandante tenía registrada su marca para servicios de venta al por menor en comercio de vehículos nuevos, usados y de repuestos (clase 35 del Nomenclator), y el nombre comercial "Autorama" para la actividad de compraventa de vehículos (clase 35); y la demandada emplea su denominación social en el curso de su actividad comercial de concesionario de vehículos y de venta de vehículos de segunda mano.

Y existe una gran semejanza de signos, sobre todo de la denominación ("Autorama") empleada en la marca mixta de la demandante y en su nombre comercial, y del que constituye la denominación social de la demandada, "Autoram". La semejanza fonética y gráfica es innegable. Todo ello provoca en el consumidor, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, la impresión de que los servicios prestados por la demandada tienen el mismo origen empresarial que los de la demandante titular de los signos registrados, o cuando menos existe una vinculación empresarial.

Recurso extraordinario por infracción procesal 

10. Formulación del motivo único. El motivo se ampara en el ordinal 2º del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia. En concreto se denuncia la infracción del art. 218.1 LEC , por haber incurrido la sentencia en incongruencia ultra petita , porque condena a pagar una indemnización de daños y perjuicios del 1% de la cifra de negocios de la recurrente, que es muy superior y de sentido diferente a la solicitada en la demanda. 

En la demanda, se pedía una indemnización de 30.000 euros, en que se cuantificaba el valor de las marcas, que la demandante no pudo vender porque quien las iba a comprar se enteró de que la demandada venía usando una denominación muy parecida como nombre comercial. Subsidiariamente, la demanda pedía la condena al pago de la regalía hipotética, esto es, el importe que hubiera cobrado a la demandada por licenciarle sus marcas. Sin embargo, la sentencia condenó a pagar el 1% de la cifra de negocio de la demandada, desde el 16 de abril de 2010 y hasta que se produjera el efectivo cese definitivo en el uso de la marca. 

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

12. Estimación del motivo. Con carácter general, venimos considerando que «el deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa petendi [causa de pedir] y el fallo de la sentencia» (Sentencias 173/2013, de 6 de marzo). «De tal forma que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido (" ultra petita "), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes ("extra petita") y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes ("infra petita"), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretase como desestimación tácita. Se exige por ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de la demanda y, en su caso, de contestación a la demanda y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito» (Sentencia núm. 468/2014, de 11 de septiembre). 

La demanda al establecer la petición indemnizatoria cuantifica la indemnización en 30.000 euros, que es el precio que le ofrecían a la demandante por la venta frustrada como consecuencia de la infracción de la marca por parte de la demandada. De forma subsidiaria, pedía la regalía hipotética, el precio que por licencia hubiera tenido que abonar la demandada. Lógicamente, esta petición subsidiaria presuponía que el importe por la licencia sería inferior al precio de venta de los signos distintivos. La Audiencia, después de apreciar la infracción, no acoge la primera petición indemnizatoria, ni tampoco la segunda, solicitada subsidiariamente, y opta por condenar a pagar el 1% de la cifra de negocios de la demandada, en aplicación de la previsión contenida en el art. 43.5 LM.

Dos son las cuestiones que debemos analizar a la hora de examinar la posible incongruencia ultra petita de la sentencia. La primera, si cabía aplicar el criterio seguido en el art. 43.5 LM para fijar la indemnización derivada de la infracción marcaria, en un caso en que, aunque se había pedido indemnización de daños y perjuicios, no se había solicitado la condena conforme al criterio del art. 43.5 LM . La segunda cuestión, si cabía condenar a la demandada a indemnizar en una cifra superior a 30.000 euros. 

i) La primera cuestión ya fue resuelta por esta Sala en la 777/2010, de 9 de diciembre. En aquella ocasión, en relación con la aplicación de la indemnización del 1% de la cifra de negocios en caso de infracción marcaria, prevista en el art. 43.5 LM, razonábamos que: 

«(s)e podrá discrepar razonablemente acerca de si cabe la aplicación del art. 43.5 LM cuando la demanda omitió toda petición de indemnización de daños y perjuicios, pero no resulta discutible su concesión cuando hay tal petición. El precepto claramente habla de "en todo caso" y de la posibilidad de exigir, además, una indemnización mayor de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, si bien la indemnización mayor a diferencia de la mínima requiere la prueba adecuada en relación con el concepto elegido.

Por consiguiente, nos hallamos ante una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 por ciento en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados». 

En nuestro caso, desde el momento en que se había ejercitado la acción de indemnización de daños y perjuicios derivados de la infracción marcaria, y se había pedido explícitamente como criterio de cuantificación el de la regalía hipotética prevista en el art. 43.2.b) LM, cabía aplicar en defecto de la prueba necesaria para su cálculo, el criterio previsto en el art. 43.5 LM, sin que con ello se pueda haber incurrido en incongruencia

ii) La incongruencia en nuestro caso deriva, sin embargo, de que la propia demanda había establecido una cuantía de reclamación, en su petición primera o principal, de 30.000 euros, que operaba como límite implícito respecto de la petición subsidiaria de la regalía hipotética. Es lógico que si en primer lugar se pedía una indemnización que coincidía con el valor que la demandante atribuía a los signos infringidos (30.000 euros), por entender que la infracción de la demandada frustró la venta por este precio, la petición subsidiaria del valor que la demandada hubiera tenido que pagar por la licencia no pudiera ser superior, sino igual o inferior, de tal forma que la suma de 30.000 euros cuantificaba la cifra máxima que se solicitaba. Esto es, si con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 2 del art. 43 LM se pide una suma concreta de dinero, no cabe que el tribunal condene a una cifra superior a esta mediante la aplicación del art. 43.5 LM. 

Por ello, en la medida en que la aplicación del 1% de la cifra de negocio como criterio para cuantificar la condena a indemnizar daños y perjuicios ocasionados a la demandante, pueda dar lugar a una suma superior a 30.000 euros, la sentencia habría incurrido en incongruencia ultra petita, al conceder más de lo pedido. 

12. Consecuencias de la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal.

La estimación del recurso conlleva que dejemos sin efecto aquella parte del pronunciamiento con la que se incurre en incongruencia y sólo en la medida en que sea incongruente la sentencia. La consecuencia es reducir la condena indemnizatoria contenida en la sentencia al límite de la suma solicitada en la demanda, de 30.000 euros. 

Además, resulta innecesario pronunciarnos sobre el motivo primero de casación que denuncia la infracción del art. 45 LM y el principio general del derecho "venire contra fatum propium nom valet". En el desarrollo motivo se razona que la indemnización del 1% de la cifra de negocios de los productos o servicios marcados es subsidiaria y paliativa de la indemnización por regalía hipotética, y que la sentencia desconoce la prueba del perjuicio que ofrece la propia demandante, al reconocer en su demanda que éste se cifra en el precio de venta de la marca dejado de obtener y fijado en 30.000 euros. No es necesario resolver el motivo porque afecta al pronunciamiento que hemos dejado sin efecto como consecuencia de la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal."

Normas de la Unión Europea

Marca comunitaria (UE Reg 207/2009) - Su Anexo II contiene Tabla de Correspondencias con el UE Reg 40/1994. Además, deroga las ss normas:
  • Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo (DO L 11 de 14.1.1994, p. 1).
  • Reglamento (CE) no 3288/94 del Consejo (DO L 349 de 31.12.1994, p. 83).
  • Reglamento (CE) no 807/2003 del Consejo (DO L 122 de 16.5.2003, p. 36). - Únicamente el punto 48 del anexo III
  • Reglamento (CE) no 1653/2003 del Consejo (DO L 245 de 29.9.2003, p. 36).
  • Reglamento (CE) no 1992/2003 del Consejo (DO L 296 de 14.11.2003, p. 1).
  • Reglamento (CE) no 422/2004 del Consejo (DO L 70 de 9.3.2004, p. 1).
  • Reglamento (CE) no 1891/2006 del Consejo (DO L 386 de 29.12.2006, p. 14). - Únicamente el artículo 1
  • Anexo II, parte 4 C I del Acta de adhesión de 2003 (DO L 236 de 23.9.2003, p. 342).
  • Anexo II, punto i, I del Acta de adhesión de 2005 (DO L 157 de 21.6.2005, p. 231).

Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas

Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (derogado por UE Reg 207/2009)

Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria

Reglamento (CE) nº 1653/2003 del Consejo, de 18 de junio de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la marca comunitaria (derogado por UE Reg 207/2009)

Reglamento (CE) n° 1992/2003 del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 40/94 sobre la marca comunitaria, con objeto de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (derogado por UE Reg 207/2009)

Reglamento (CE) n° 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 40/94 sobre la marca comunitaria (derogado por UE Reg 207/2009)

Reglamento (CE) nº 782/2004 de la Comisión, de 26 de abril de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2868/95, tras la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid (derogado por UE Reg 207/2009)

Reglamento (CE) nº 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005, que modifica el Reglamento (CE) nº 2868/95 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria. (117 kb)

Reglamento (CE) Nº 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 6/2002 y (CE) nº 40/94, para hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales (parcialmente derogado por UE Reg 207/2009)

Reglamento (CE) nº 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)

Reglamento (CE) nº 1367/95 de la Comisión, de 16 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 3295/94 del Consejo por el que se establecen las medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas

Normas internacionales

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (Singapur, 27 marzo 2006 - Instrumento de ratificación 6 feb 2009) - El Tratado se aplica a las marcas relativas a productos (marcas de producto) o a servicios (marcas de servicio), o relativas a productos y servicios, y no a las marcas colectivas, marcas de certificación ni marcas de garantía.

Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891

Protocolo del Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, de 1989

Reglamento común del Arreglo de de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957

Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 1994

Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas

Arreglo de Madrid relativo a la represión de Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas, revisado en Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934) y Lisboa (1958), completado por el Acta Adicional de Estocolmo (1967)

Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las Marcas, establecido en Viena en 1973 y enmendado en 1985

Jurisprudencia

STS 1192/2008 de 19 dic - Acción de nulidad de marca. Prescripción de tolerancia. Dir. 104/1989. Doctrina de la "interpretación conforme". Prescripción extintiva: interrupción por acto de conciliación. Marca notoria y renombrada. Nulidad de marca que la perturba por aprovechamiento de la reputación y riesgo de dilución o debilitamiento de la marca prioritaria. - "Así, en primer lugar, debe señalarse que la denominada prescripción por tolerancia, que sí incorpora la Ley de Marcas 17/2001, de 17 de diciembre, en el art. 52.2 , no está prevista en la Ley de Marcas 32/1.988 , y así lo declaró esta Sala, entre otras Sentencias, en la de 25 de enero de 2.007, núm. 29 , y lo reconoce el propio recurso. En segundo lugar, la regulación de la Directiva Comunitaria 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988, 1ª Directiva para la aproximación de las legislaciones de la UE en sede de marcas, recoge la prescripción de tolerancia en el art. 9.1 , pero no es posible su aplicación porque las Directivas, por lo general, carecen de efecto directo en las relaciones entre particulares, y así lo viene declarando la jurisprudencia de esta Sala en diversas Sentencias -entre ellas, las de 18 de marzo de 1.995, 24 de julio de 2.000, 15 de marzo de 2.001, 30 de abril de 2.004, 28 de marzo y 23 de junio de 2.005 -. No es aplicable al caso la doctrina de la "interpretación conforme", con arreglo a la que, en virtud de la primacía del derecho comunitario, se debe privilegiar la interpretación de la norma nacional "más conforme" con el ordenamiento comunitario, de forma que, al aplicar el derecho nacional, ya sean sus disposiciones anteriores o posteriores a la DC, el juez debe hacer todo lo posible, que le permita su Derecho nacional, para dar sentido a la Directiva (SSTJCE Wagner Miret 16 de diciembre de 1.993, ap. 20 ; Faccini Dori 14 de julio de 1.994, ap. 26; 23 de febrero de 1.999, cas. 63/97, ap. 22; Centrostel 13 de julio de 2.000, ap. 16; 23 de octubre de 2.003, cas. 408/01, ap. 22; Pfeifer, 5 de octubre de 2.004, ass. Acumuladas C- 397/01 a c- 403/01; SSTS 23 de junio de 2.006, 16 de abril y 7 de mayo de 2.007 , entre otras). En esta línea, en sintonía con la doctrina de aplicar todos los mecanismos jurídicos que proporcione el derecho interno aunque no sean específicos del derecho marcario, la Sentencia de esta Sala de 25 de enero de 2.007 contempló la posibilidad de "un tratamiento similar al de la prescripción de tolerancia sobre la base de entender que concurre un ejercicio abusivo de derecho o contrario a la buena fe, no en vano la prescripción por tolerancia tiene su origen en la doctrina alemana del "verwirkung" ("verwirkung durch Duldung") y la angloamericana del "estopell by laches", y en nuestra jurisprudencia se halla reconocido el "retraso desleal" como una manifestación de conducta contraria al principio de buena fe (S. 21 de octubre de 2.005 y las que cita; y 28 de noviembre de 2.005 )", con lo que se hace referencia a una conducta contraria a la buena fe objetiva del art. 7.1 del Código Civil , la cual exige que el ejercicio de los derechos se adecue a los valores éticos y sociales de honorabilidad y lealtad que constituyen el arquetipo o estándar de conducta en las relaciones humanas. (...) La referencia del motivo a la posibilidad de cobijar la prescripción de tolerancia en una "interpretación conforme" del art. 39 LM al derecho comunitario no es sostenible por desorbitar la "ratio" del precepto -prescripción extintiva de las acciones de violación-, además de integrar una cuestión nueva y de que el objeto del recurso se centra exclusivamente en la acción de nulidad de la marca 1.615.618 de Andros Food, S.A. Por último, la pretensión de la parte recurrente de que se plantee cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resulta innecesaria, y por ello debe desestimarse. Dice la Sentencia de 22 de junio de 2.006 que el art. 177, ap. 3 del Tratado de Roma (actual 234 TCE, versión Consolidada, Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1.997) debe ser interpretado <<en el sentido de que un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial conforme al Derecho interno está obligado, cuando se plantea ante él una cuestión de Derecho comunitario, a dar cumplimiento a su obligación de someterla al Tribunal de Justicia, a menos que haya constatado que dicha cuestión no es pertinente o que la disposición comunitaria correspondiente ha sido ya objeto de interpretación por parte del Tribunal o que la correcta aplicación del Derecho Comunitario se impone con una evidencia tal que no da lugar a ninguna duda razonable>> (SSTJCE 16 de enero de 1974, as. Rheinmühlen; 6 de octubre de 1.982, as. Cilfit y Lanificio di Gavardo Spa/Mº. Salud Italiano; y 14 de diciembre de 2000, as. Masterfoods). En el mismo sentido también Sentencias de 22 de septiembre de 1.999, 6 de julio de 2.000, 28 de marzo de 2.005 . (...) La primera alude a la forma de computar el plazo de cinco años del art. 48.2 de la LM 32/1.988. Publicada la concesión de la marca en el B.O.P.I. el 16 de febrero de 1.995, y rigiéndose el cómputo por la norma del art. 5 del Código Civil relativa a los plazos por años, que debe hacerse de fecha a fecha, cabría discutir si el "día inicial" es la fecha del 16, o la del día siguiente, sobre lo que existen opiniones dispares, pero si algo resulta incuestionable es que la fecha final no sería el 15 de febrero de 2.000, sino, al menos, el 16 de febrero (que fue precisamente cuando se presentó la demanda). (...) El objeto del proceso, tal y como quedó configurado en casación se concreta en la pretensión, por el titular de una marca prioritaria, de expulsión del registro de otra marca que estima se aprovecha de su prestigio o fama (renombre o celebridad) y le produce un debilitamiento en su impresión o impronta en el mercado. Sin embargo, la falta de semejanza o similitud entre los respectivos signos priva de soporte básico a la posibilidad de un conflicto marcario, tanto en lo que se refiere, por declaración expresa de la norma, a la prohibición del art. 12.1,a) LM , como en lo que atañe, por la propia naturaleza de las cosas, (y art. 4.4.a de la DC ), a la prohibición del art. 13.c LM ; aparte, además, de que este último precepto (a diferencia de la DC que en tal aspecto no sería de posible aplicación por "interpretación conforme") no recoge el riesgo de dilución o aguamiento de la marca renombrada, sino sólamente el aprovechamiento indebido de la reputación, que es un concepto que no permite comprender el mero menoscabo o perjuicio del carácter distintivo o del renombre de la marca notoria o renombre (que sí recogen los arts. 8.1 y 34.2 c) de la Ley de Marcas 17 de 2.001 ). Y nada obstan frente a ello las alegaciones del recurso respecto de la protección especial de la marca notoria y/o renombrada, y de la existencia de una familia de marcas con el prefijo Mc. La invocación conjunta de los arts. 12.1,a) y 13 .c), cuya infracción se acumula en un solo motivo, no determina una protección especial de la marca reputada porque, en cualquier caso, como se dijo, es necesaria la semejanza entre los signos distintivos. Y esta semejanza no cabe deducirla de que ambas marcas, de la actora y de la demandada, utilicen la expresión Mc, ni resulta la incompatibilidad del hecho de que este término figure en varias marcas de la actora."


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